单位｜恒都律师事务所 知识产权事业部

作者｜专利无效专业组 张佳星

编者｜恒都微信运营团队

据《纽约时报》报道，在曼哈顿中城的Urban Space Vanderbilt，美国人布赖恩·戈德伯格和Jian bing Company的苏永邦经营着“老金煎饼”，他们的煎饼师从于中国的煎饼果子，但却根据美国人的口味进行了改良。[1]

在中国，售价折合不到1美元的煎饼，在美国一个可以卖到15美元。十几倍的差距，作为国人，我们是否已经感受到其中的紧迫感？我们该如何更好地保护自己的技术以及自己的权益？笔者也由此联想到国内与制作煎饼相关的专利稳定性问题——煎饼、煎饼机以及组成煎饼机的零部件结构的相关专利。这些相关专利是否也会随时面临稳定性风险？值得我们深入思考。

一、相关法律依据

一项发明创造完成后，并不能自然地获得专利权。要想获得专利权，必须向国家知识产权局提出申请，经国家知识产权局审查后认为符合规定的，才能被授予专利权。[2]

《专利法》第二条规定：本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

第二十二条规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

第二十六条第四款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

第三十三条规定：申请人可以对专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

《专利审查指南》指出，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。对专利局作出的驳回决定不服的，专利申请人可以向专利复审委员会提出复审请求。在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十一条第一款的规定。

《专利法》第四十五条规定：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

无效宣告请求可以涉及一项专利权的全部，也可以涉及其一部分，即请求宣告专利权部分无效。所谓“请求专利权部分无效”，对发明或者实用新型专利权而言，是指请求仅仅涉及发明或者实用新型专利权的一项或者数项（但不是全部）权利要求；对外观设计专利权而言，是指外观设计专利权涉及若干具有独立使用价值的产品的外观设计的，请求仅仅涉及其中一部分产品的外观设计。[2]

二、法律启示

面对上述法律规定，不言而喻，企业或个人若想提升专利稳定性，专利申请工作是首要保证，专利撰写工作做到位，才能增加授权的可能性，并且降低专利被无效的几率，从而做到防患于未然。

三、案例解析

专利撰写的质量对专利权的稳定性起着至关重要的作用，同时专利的质量将直接影响专利的价值，专利的稳定性是使专利立足的重要因素。下面，笔者将透过一撰写案例中的问题，进一步阐述已授权专利稳定性的重要因素。

【案例一之专利申请经复审程序依然被驳回】

（一）涉案专利基本信息

申请日：2013.12.16

申请号：201310682358.2

发明名称：美味营养煎饼及其制作方法

经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2016年04月06日以权利要求1和2不符合专利法第22条第3款有关创造性的规定为由驳回了本申请。驳回决定所针对的权利要求书如下：

1. 一种美味营养煎饼，其特征在于，固态物料中，以重量百分含量计，包括：脱皮玉米65%、小米20%、小麦粉7.5%、大豆5%、紫菜粉0.8%、紫苏子粉0.7%、榆树叶粉0.3%及芝麻0.7%。

2. 根据权利要求1所述的美味营养煎饼，其特征在于，按如下步骤进行：

（1）预加工：将芝麻、榆树叶、紫苏子、紫菜分别研磨成粗粉；

（2）量取：以重量百分含量计，称取固态物料：脱皮玉米65%、小米20%、小麦粉7.5%、大豆5%、紫菜粉0.8%、紫苏子粉0.7 %、榆树叶粉0.3%及芝麻0.7%；

（3）浸泡：脱皮玉米、小米和大豆在25℃下加入少量水进行浸泡3个小时；

（4）磨糊：在步骤（3）所述浸泡原料中加入小麦粉、紫菜粉、紫苏子粉、榆树叶粉、芝麻，加水，用电磨磨成糊状物质；

（5）加工：将步骤（4）磨成的糊状物质用制煎饼器械或者煎饼鏊子加工成煎饼。”

申请人渤海大学（下称“复审请求人”）对上述驳回决定不服，于2016年07月04日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了经修改的权利要求书。此次修改将权利要求2的方法特征加入权利要求1中。此次提交的权利要求第1项为复审请求审查决定依据的权利要求。

（二）复审决定分析

复审请求人认为本申请具备创造性。主要原因为：本申请在煎饼中加入适量榆树叶并不是为了增加榆树叶的保健功效，主要是为了解决煎饼长时间贮存易碎裂的问题，与榆树叶作为食材的通用营养用途相比完全不同；加入紫菜除考虑紫菜的营养功能外，主要为了延长煎饼的货架期；不认可大豆、脱皮玉米是常规选择，并且不认可对于各原料的用量所带来的技术效果是能够预料的。

合议组认为，榆树叶、紫苏子和紫菜是煎饼中的常用组分，这些在现有技术中都有记载，将这些煎饼中常用的组分同时加入煎饼中是本领域技术人员根据现有技术的记载可以作出的选择。至于它们各自给煎饼带来的功效，都是它们本身各自所含成分具有的，加入这些组分之后，它们中含有的有效成分自然就具有所述的作用。

因此复审请求人陈述的榆树叶、紫苏子和紫菜所起的功效在现有技术中都是公知的，其在煎饼中所起的作用是本领域技术人员可以预料的，本申请权利要求1请求保护的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的，权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

同时，合议组对复审请求人于2017年01月04日提交的意见陈述书进行了回应。

专利复审委员会于2017年02月13日，作出第120309号复审决定书，阐述了：如果一项权利要求保护的技术方案仅仅是将同一领域的常用组分简单混合，并未产生预料不到的技术效果，则该权利要求保护的技术方案不具备创造性。因此专利复审委员会维持国家知识产权局于2016年04月06日对本申请作出的驳回决定。

（三）结论

上述案例中，权利要求所要保护的技术方案并未产生预料不到的技术效果，本申请被驳回，导致专利尚不能被授权。

【案例二之专利权经无效程序依然稳定】

九阳股份有限公司（下称九阳公司，前身为山东九阳小家电有限公司），作为国内豆浆机的首创者，其于1994年推出了第一台豆浆机，此后连克难关，陆续实现了外加豆功能以及智能不沾技术等。

2004年11月，九阳公司向国家知识产权局提交了一件名称为“易清洗多功能豆浆机”的发明专利申请，并于2006年8月获得授权，专利号为ZL200410036418.4。该专利的发明点在于：去掉了传统豆浆机的过滤网罩，改为无网豆浆机，并在机头下盖上固定设置具有敞开的下开口的导流器，从而解决了家用有网豆浆机难于清洗的问题。

然而，九阳公司的专利维权之路却也并非一帆风顺，“易清洗多功能豆浆机”的发明专利（下称涉案专利），曾先后有珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、浙江苏泊尔生活电器有限公司等不同请求人共计9次就涉案专利分别向国家知识产权局专利复审委员会提起过无效宣告请求，除其中两次无效宣告请求因请求人主动撤回而结案外，专利复审委员会对其余7次无效宣告请求分别作出审查决定，均维持涉案发明专利权有效。[3]

（一）涉案专利基本信息

申请日：2004.11.29

申请号：200410036418.4

发明名称：易清洗多功能豆浆机

本专利授权公告的权利要求书如下：

1、一种易清洗多功能豆浆机，包括有电机、刀片、机头、桶体，机头下盖扣装在桶体上，其特征在于在机头下盖（2）上固定设置有一个导流器（8），导流器（8）下部伸入水中，导流器（8）下口为敞开的，电机长轴（7）前端上固定的刀片（11）在导流器（8）内并伸入水中，在导流器（8）上设置有导流孔（9），制浆物料是在桶体（10）和导流器（8）内随水循环粉碎制浆。

2、根据权利要求1所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于置于水中导流器（8）的下边沿距桶体（10）底面的距离H1等于或大于3毫米。

3、根据权利要求2所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于置于水中导流器（8）的下边沿距桶体（10）底面的距离H1为15-25毫米。

4、根据权利要求1所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于电机长轴（7）前端上固定的刀片（11）位于距离导流器（8）下边沿的距离H2为导流器（8）总高度的四分之一至三分之一范围内。

5、根据权利要求1或2或3或4所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于在导流器（8）上设置的导流孔（9）是分布在导流器（8）的上部距导流器（8）上边沿的距离H3为导流器（8）总高度的三分之一范围内。

6、一种易清洗多功能豆浆机，包括有电机、刀片、机头、桶体，机头下盖扣装在桶体上，其特征在于在机头下盖（2）上固定设置有一个导流器（8），导流器（8）下部伸入水中，导流器（8）下口为敞开的，电机长轴（7）前端上固定的刀片（11）在导流器（8）内并伸入水中，在机头下盖（2）上设置有与导流器（8）内腔连通的导流槽（6），制浆物料是在桶体（10）和导流器（8）内随水循环粉碎制浆。

7、根据权利要求6所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于在导流器（8）上还设置有导流孔（9）。

8、根据权利要求6或7所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于置于水中导流器（8）的下边沿距桶体（10）底面的距离H1等于或大于3毫米。

9、根据权利要求8所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于置于水中导流器（8）的下边沿距桶体（10）底面的距离H1为15-25毫米。

10、根据权利要求6或7所述的易清洗多功能豆浆机，其特征在于电机长轴（7）前端上固定的刀片（11）位于距离导流器（8）下边沿的即离H2为导流器（8）总高度的四分之一至三分之一范围内。

（二）无效决定分析

针对本专利，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司，分别于2012年05月16日、2012年03月23日向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求。

其中，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司理由为：本专利权利要求1、6不符合专利法实施细则第21条第2款和专利法第26条第4款，权利要求1、6和说明书的修改不符合专利法第33条，说明书不符合专利法第26条第3款、权利要求1、4、5不符合专利法第22条第2款的规定，权利要求1-10不符合专利法第22条第3款的规定，请求宣告本专利全部无效。珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司理由为：本专利权利要求1-10不符合专利法第26条第4款、第22条第3款以及专利法实施细则第20条第1款的规定，请求宣告本专利全部无效。

专利复审委员会于2012年10月，对上述无效宣告请求案件作出第19505号、第19513号审查决定，认为九阳公司对申请文件修改的内容是所属技术领域的技术人员可以从原申请文件记载的内容中直接、毫无疑义地确定的，因此该修改不超范围，涉案专利的全部权利要求均具备新颖性和创造性等为由维持涉案发明专利权有效。[3]

（三）结论

上述案例中，不同请求人对同一专利多次提出无效请求，结果却均被维持专利权有效，显然可以看出涉案专利的稳定性。而此专利权的技术含量、申请文件的撰写水平对于专利的稳定性起着关键性作用；同时，专利稳定性的高低对衡量企业的市场价值至关重要。

从以上两个案例分析可知，各个行业的不同领域，均面临专利保护的紧迫需要，也都会涉及专利稳定性问题。企业及个人应防患于未然，尽可能在专利撰写阶段准备充分、多角度全面考虑，以避免前述“美味营养煎饼及其制作方法”驳回复审案例中存在的专利撰写问题，充分检索，增加专利授权的可能性；同时，在专利授权后，仍需避免授权专利被提无效后再采取措施，时刻具备警惕意识，对自己企业的有效专利主动进行专利权评价报告等程序，提升专利稳定性，从而最大程度地维护企业及个人利益。

【参考文献】

[1]中国煎饼成纽约爆款:一天卖数百个一个卖上百元_金羊网新闻

[2]《中国专利法详解》，尹新天。

[3]稳定性助豆浆机专利经受多重“考验”，知识产权报。

[4]第120309号复审决定书。

[5]第19505号无效宣告请求审查决定。

[6]第19513号无效宣告请求审查决定。

[7]刘一霖，企业如何提高实用新型专利权的稳定性，热点观点Hot Spot。