文｜恒都法律研究院 商标（侵权）专业组 文萁

编者｜恒都微信运营团队

我国《商标法》第四十三条第三款规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”

由此可见，商标许可使用作为权利变动事项，实行公示（备案）对抗主义，商标许可使用合同不因未进行备案而无效，但却因未备案使其效力处于一种效力不圆满状态，在涉及商标注册人多重许可、商标转让、商标侵权诉讼中，被许可人使用商标的权利很有可能面临善意第三人的挑战，此时如何处理各方权利冲突，可从如下几个方面进行讨论：

多重许可情况下，谁获得商标使用权？

在多重许可情况下，如果前后许可均是普通许可，无论是否备案，均不影响各被许可人依据许可合同取得商标使用权，只有在前后许可至少存在一个独占许可或者排他许可情况下，才产生冲突，具体可分为三种情形：

1. 在先许可备案，在后许可未备案

在先已备案的商标许可合同可以对抗在后未经备案的许可合同是《商标法》第四十三条第三款的本来之意，无需质疑。值得注意的是，此时在后的许可合同效力如何？早先曾有法院认定在后的许可合同无效，但近些年来，法院对此问题的看法有所改变，出于尊重当事人意思自治，鼓励合同有效的精神，即使在后被许可人知晓在先许可事实，除非存在恶意串通损害第三人利益、或者违反法律法规强制性规定的情形，一般法院倾向于认定合同有效。此时在后许可合同已无法实际履行，当事人可依据合同法寻求救济。

但是，商标局对商标许可的公告并不公示许可的类型，那么在后的普通许可的被许可人能否主张其不清楚在先的许可类型，其为善意第三人，因此在先许可不得打破其在后的普通许可？显然不行，在先许可一经备案，在后被许可人就知道或应当知道在先许可事实，其与许可人再行签订许可合同时就应当尽到必要的注意义务，查明在先许可的权利范围，而非仅依据公告内容进行有利于己方的猜测。

2.在先许可未备案，在后许可备案

有人认为在后的许可备案仅能对抗在后的许可，无法对抗在先的许可，因在先许可的取得没有任何权利瑕疵。笔者认为这个观点不符合公示对抗主义的实质精神，公示对抗力的含义是“未经公示，不得对抗；已经公示，可以对抗”，经备案的在后许可得以对抗在先许可，当然这要求在后被许可人在进行许可备案前并不知晓在先许可的存在，否则其并非善意第三人，无法打破在先许可关系。

3.在先许可与在后许可均未备案

此时谁应获得商标使用权？这是实践中引发争议较多的情形。有人认为在先许可优于与在后许可,有人认为已在先实际使用的被许可人获得商标使用权，还有人认为债权平等，并无保护顺序关系，因此在先许可与在后许可均不得主张对方不享有商标使用权，而应向许可人请求履行许可合同义务。

其实，上述情形还应当考虑在后被许可人是否为善意，备案只是在后被许可人知道或应当知道在先许可的事由之一，即使在先许可未备案，但在后被许可人通过其他渠道已经知晓在先许可，那么其在后签订的许可合同，已经违背诚实信用原则，无法打破在先许可关系。在上海帕弗洛文化用品有限公司与上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷二审案中[i]，上海市高级人民法院即持此观点。

如果在后被许可人为善意第三人，前后被许可人均不愿解除合同的情况下，此时如何确定商标使用权，上文提及的三种保护顺序都有一定道理。但还有人提出，法院可以引导当事人进行合同变更，将独占或排他许可变更为普通许可，在先许可和在后许可即可共存，这不失为一种可取的做法。此时前后被许可人均有权使用商标，虽然此时的商标使用权已经大打折扣，但可通过变更许可费用、要求违约方承担违约责任进行弥补。

商标转让对商标使用许可的影响

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。

类似于“买卖不破租赁”，商标转让不影响此前已经签订的许可合同的继续履行，从前述规定来看，无论在先许可是否备案，均可对抗在后的受让人。这一规定可能被商标所有人恶意利用，即商标所有人隐瞒其在先已签订的长期独占许可合同，与受让人签订商标转让协议，导致受让人虽拥有商标所有权却无法使用商标，此时受让人只能追究违约责任？这对善意受让人来说是否公平？

笔者认为已许可使用的商标发生转让，如将许可备案作为对抗要件，会更加有利于平衡各方利益。如许可未备案，在后善意的受让人可以取得商标使用权，在先被许可人承担因疏忽未备案的不利后果。这一处理方法的合理性在受让人将商标再次许可时也可验证，若在后被许可人为善意的，且进行了许可备案，在先许可未备案，那么按照公示对抗主义，在后被许可人就获得商标使用权，那么善意的商标受让人作为新的商标注册人更应该有权使用自己的商标。而且，商标转让必须经过商标局核准并公告，这一公告同样具有公示效力，可以对抗在先未备案的许可。

多重许可下的商标侵权之诉

在景诺有限公司诉福建省泉州市贝氏贸易有限公司、福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司、蚬壳电器工业（集团）有限公司侵犯商标许可使用权纠纷一案中[ii]，法院考虑了商标注册人的恶意，认定在后的许可合同无效，且在后的被许可人与商标注册人侵害了在先被许可人对涉案商标的独占使用权，判令其停止侵权并赔偿损失。该案中，以侵害商标使用权纠纷为案由，认定商标注册人侵犯被许可人的商标独占使用权，是否妥当尚存讨论空间。但认定在后被许可人构成商标侵权，是合理的。

如果被打破的许可合同系在后许可，且被许可人知晓在先许可的（非善意），那么被许可人对其无权使用涉案商标事先有认知，因此构成商标侵权。

如果在先许可被在后已备案许可打破，但因在先被许可人使用商标的行为系经商标注册人同意，且其并无侵权故意，此时不宜认定在先被许可人构成商标侵权，但应当停止继续使用涉案商标。至于前后被许可人遭受的损失可以通过追究许可人的违约责任进行弥补。

综上，未经备案的商标使用许可会产生诸多纠纷，因此，企业在获得商标使用许可后，积极备案，更有利于使用权的稳固。

[i]案号：(2014)沪高民三(知)终字第117号，此案被评为2015年中国法院十大知识产权案件

[ii]（2004）闽民终字第96号