文 | 恒都知识产权法律中心专利无效专业组 萧诚

编辑 | 恒都微信运营团队

专利法第26条第4款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。“权利要求书应当以说明书为依据”即通常所谓的权利要求是否得到说明书支持，这是发明创造获得授权和专利权保护的基本要求之一，也是专利无效案件中频繁涉及的法条之一。

对于一项包含参数特征的权利要求的专利而言，权利要求是否得到说明书支持的问题显得尤为突出。作为无效宣告请求人和专利权人，该如何主张和应对这一问题呢？

考量参数特征是否是专利对现有技术作出的贡献

最高人民法院2017年3月23日作出（2016）最高法行再19号判决书，部分撤销了专利复审委员会作出的第18161号无效宣告请求审查决定书。

该案针对的是专利号为97197519.1、名称为"具有低矫顽磁力特性的偏磁元件的磁力式电子货品监视用标识器"的发明专利，其涉及例如超市商品上附着的防盗标识器等产品。

该专利意在提供一种标识器，其退活化磁场小于常规标识器，但在标识器运输、储存或装卸期间暴露在可能出现的低水平磁场中时又不会因其需要的退活化磁场较低而被意外退活化；即要解决如下技术问题：一方面，要使标识器中的偏磁元件的退活化磁场小于常规的偏磁元件的矫顽磁力（55 Oe），以克服磁场较高带来的电路复杂、成本高等不足（问题a），另一方面，又要使标识器在运输、储存或装卸期间暴露在可能出现的低磁场中不被意外退活化（问题b）。

复审委认为权利要求4限定的参数特征A“所述的偏磁元件由具有小于55Oe的矫顽磁力Hc的半硬化磁性材料制成”能够解决上述问题a，但是不能解决上述问题b，权利要求4覆盖了不能解决涉案专利所要解决的技术问题且难以达到预期技术效果的实施方式，因此得不到说明书支持。

权利要求5引用权利要求4，进一步限定的参数特征B“当所述偏磁元件处于完全磁化状态并且曝露在具有峰值幅度为4Oe的AC磁场HmS中时，所述偏磁元件的磁化水平至少保持在完全磁化水平的95％以上”进一步解决了上述问题b，故权利要求5能够得到说明书的支持。

最高院认为，涉案专利相对于背景技术作出的改进主要在于以特定材料（Metg1as 2605 SB1）制作偏磁元件,以使得标识器更容易退活化,并且标识器不会因“存储、运输或装卸时所可能会出现的磁场作用”而意外退活化。

因此，权利要求4和5限定参数而未限定特定材料，均不能得到说明书支持；相应地，限定了“所述偏磁元件由Metg1as 2605 SB1材料形成”的权利要求31能够得到说明书的支持。

结合该案例，笔者认为，对于包含参数特征的权利要求的专利，考量该权利要求是否得到说明书支持，可以回归这一法条的本质，即权利要求的保护范围是否与专利对现有技术作出的贡献相适应，来考量专利对现有技术作出的贡献是在于参数的确定/设置，还是在于符合该参数设置的特定技术手段的构思（例如，特定材料的确定；特定电路、光路或机械结构的设置 ）。如果是前者，则权利要求不会因仅限定参数而得不到说明书的支持；如果是后者，则权利要求需要限定所采用的特定的技术手段，仅限定参数得不到说明书的支持。

具体地，从现有技术中发现其缺陷的根源在于参数确定不当，从而重新确定合适的新参数，则此专利其相对现有技术的贡献就在于参数的确定，因此包含参数特征的权利要求一般能够得到说明书的支持。

参数的确定包括说明书记载了该参数的设置标准以及理论上的可行性（可谓理论支持），或者记载了符合一定标准的多个实施例（可谓实例支持）。如果参数不当的发现和确定并不困难，本领域技术人员已知改变参数能够达到更优的效果，或者该参数符合本领域普遍追求的目的，但是为了获得更优的效果或者达成该目的，根据该参数去构思特定技术手段并非轻而易举，那么该专利的贡献就在于特定技术手段的获得，需要在权利要求中限定特定技术手段（例如，特定材料、电路、光路、机械结构），才符合其所作贡献与所获利益相称的要求。上述思路与《专利审查指南》的规定在内在逻辑上是一致的。

《专利审查指南》规定“……如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持”。

如果专利的贡献为参数的确定，则质疑其不符合上述规定将缺乏充分理由；如果其贡献不在于参数的确定，而在于确定特定技术手段本身，则权利要求中限定参数很可能属于推测的内容，其效果也很有可能难于预先确定和评价。从专利的贡献作为切入点论述，或许可以避免指南中上述套话的空洞无力。

考量权利要求中参数数值范围相对于说明书中记载的参数数值或者范围的比例是否过大

考量参数特征是否是专利对现有技术作出的贡献，需评价权利要求是否应该仅限定参数特征。进一步地，如果权利要求限定参数特征是应该的，那么评价权利要求是否得到说明书支持，还需要考量参数的范围是否限定得合适。

在针对专利号为200320109396.0，名称为“丝状等离子体反应器”的无效案件中，出现了两种截然相反的意见。复审委和北京一中院认为权利要求2-4能够得到说明书的支持，而北京高院和最高院认为权利要求2-4得不到说明书的支持。复审委认为：在说明书中已给出的数值范围基础上，本领域技术人员根据实际需要能够合理概括得到权利要求2-4中较宽的数值范围，权利要求2-4得到说明书的支持。最高院在（2015）知行字第260号行政裁定书中认为：本专利说明书中既没有对权利要求2-4的数值范围进行具体解释或说明，也没有公开端点值附近的具体实施方式，本领域技术人员难以合理概括得到权利要求2-4限定的数值范围，权利要求2-4未得到说明书支持。

该专利权利要求2限定了“放电金属丝的直径在0.05毫米至0.6毫米之间”，说明书中公开的是“放电金属丝的直径在0.15毫米至0.4毫米之间”；权利要求3限定了“每根金属丝的间距为5毫米至18毫米”，说明书中公开的是“每根金属丝的间距为10毫米至14毫米”；权利要求4限定了“放电金属丝与另一电极板的间距为5毫米至20毫米”，说明书中公开的是“放电金属丝与另一电极板的间距为9毫米至15毫米”。

对于权利要求中对参数的数值范围限定多大能够得到说明书支持这一问题，复审委态度往往比较宽松，认为“本领域技术人员能够合理预期……”、“能够合理概括得到……”。并有观点从举证责任分配的角度认为，仅以权利要求限定的参数的数值范围过大而质疑其得不到说明书支持是不够的，需要举证或者给出充分的理由，正如《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1中规定的需要“有理由怀疑”。

笔者认为，对于权利要求是否得到说明书支持，确实存在举证责任分配的问题，并且其会随案情进展而转移。质疑权利要求得不到说明书支持的初步的举证责任在于质疑者。

但是如果相对于说明书中公开的数值或数值范围，权利要求中的参数的数值范围限定的过大，那么在专利说明书中既无对其取值的标准进行具体解释或说明（理论支持），又未给出充分的实施例（实例支持）的情况下，这种权利要求中参数的数值范围相对于说明书中参数的数值或者数值范围的比例过大本身，即构成“有理由质疑”，无效请求人以此质疑已经承担了初步的举证责任，无需再提供另外的理由，因为就过大本身就可以被视为不合常理。

这与《专利审查指南》规定“……当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近(最好是两端值) 的实施例，当数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值的实施例”在逻辑上是一致的。

小结

对于包含参数特征的权利要求是否得到说明书支持，需要考虑的因素包括：专利对现有技术的贡献是在于参数的确定还是根据参数确定具体技术手段；参数特征限定的范围相对于说明书中公开的数值或者数值范围的比例是否过大。

对于参数特征构成专利对现有技术的贡献的情况，应在说明书中对具有可行性的参数的确定标准说明其理由，或者记载足够的具体实施例。专利申请人在撰写申请文件时应注意上述要求。

在专利无效及其行政诉讼程序中，各方当事人可以从专利对现有技术的贡献以及权利要求中参数范围相对于说明书记载的参数范围的比例的角度，对包含参数特征的权利要求是否得到说明书支持阐述自己的意见。